RESUMEN
- Libertad de operación: definición y desafíos
- Paso 1: Defina claramente el propósito de su innovación
- Paso 2: Búsqueda de patentes relevantes
- Paso 3: Analiza tus resultados
- Paso 4: Verificar la protección del objeto en su conjunto
- Paso 5: ¿Qué hacer en caso de una patente de bloqueo?
- Los principales escollos a evitar
CONCLUSIONES CLAVE
- La libertad de operación (FTO, por sus siglas en inglés) verifica que un producto pueda comercializarse sin infringir las patentes existentes.
- Un análisis FTO se basa en la identificación de las características técnicas esenciales de la innovación.
- La investigación y el análisis de las patentes vigentes permiten evaluar los riesgos legales antes de la entrada al mercado.
- En caso de que exista una patente que lo impida, existen varias soluciones: la concesión de licencias, la búsqueda de una solución técnica alternativa o la impugnación legal.
La libertad ( de operación FTO, por sus siglas en inglés) es el proceso para determinar si un producto puede comercializarse sin infringir patentes o derechos de propiedad intelectual de terceros. Esta guía describe los pasos esenciales para desenvolverse en este complejo entorno, a la vez que ofrece valiosos consejos de nuestra ingeniera sénior de patentes, Catherine Derbois, para garantizar el éxito de cada fase de su proyecto.
Libertad de operación: definición y desafíos
Al desarrollar una nueva innovación, es fundamental comprender cómo puede encajar en el panorama existente de los derechos de propiedad intelectual.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la libertad de operar como una evaluación legal para determinar si la fabricación, el usoo la comercialización de un producto o proceso se pueden realizar sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, como las patentes, en una jurisdicción específica y en un momento específico.
¿Cuál es la diferencia entre la libertad de explotación y la búsqueda de antecedentes ?
La búsqueda de libertad de operación tiene como objetivo verificar que un producto o proceso puede ser explotado comercialmente sin infringir patentes activas, mientras que la búsqueda de estado de la técnica tiene como objetivo asegurar que una invención sea nueva e inventiva para permitir su presentación en forma de patente.
Con estos conceptos claramente diferenciados, es hora de ver los pasos concretos para asegurar tu libertad de operar.
Paso 1: Defina claramente el propósito de su innovación
Enumere sus características esenciales
El primer paso consiste en identificar el objeto específico sobre el que se desea verificar la libertad de operación. Este podría ser una máquina, una molécula, un marcador, un producto o un proceso de fabricación.
El siguiente paso consiste en determinar las características técnicas esenciales de este objeto, es decir, los elementos que le permiten funcionar y le confieren su función principal.
Estas características no solo deben aportar valor técnico adicional, sino que también deben ser novedosas e innovadoras en comparación con las soluciones existentes. Es importante adoptar un objetivo en este análisis, teniendo en cuenta los hechos y los aspectos técnicos que realmente ofrecen algo innovador.
¿Cómo hacerlo?
Para alcanzar esta etapa, se recomienda trabajar en estrecha colaboración con sus ingenieros, así como con sus de marketing y ventas. Ellos podrán comprender los aspectos técnicos del producto e identificar sus elementos diferenciadores en el mercado.
Siempre que sea posible, se recomienda limitar el número de características técnicas que se consideren esenciales. Un análisis eficaz debe centrarse en 3 o 4 puntos clave. Esto evita desviarse del tema principal durante la posterior fase de seguimiento tecnológico y búsqueda de patentes.
Consejo de experto: "¡No te disperses demasiado! Céntrate en los aspectos que realmente definen tu innovación."
Paso 2: Búsqueda de patentes relevantes
El segundo paso consiste en realizar búsquedas de antecedentes, exclusivamente en patentesy en las características técnicas identificadas. Esta fase es fundamental para determinar si existen patentes que reivindiquen estas características y, por lo tanto, podrían restringir su libertad de operación. Estas búsquedas deben realizarse a nivel internacional, y en este sentido, la calidad de la base de datos utilizada será crucial.
Definir palabras clave y actores
Para cada característica técnica deberás:
- Define listas de palabras clave que te permitan describir con precisión la funcionalidad de la característica.
- Identifique a los actores clave del sector que trabajan en el mismo campo. Esto le ayudará a identificar las patentes relevantes y a asegurarse de que no se pase por alto ninguna en esta búsqueda inicial.
Buscar en bases de datos de patentes
La búsqueda debe abarcar un de 20 años, ya que este es el plazo máximo de validez de una patente. Deberá utilizar estas palabras clave y actores para buscar en las bases de datos de patentes disponibles. Si bien algunas bases de datos son de acceso libre, esta tarea puede ser compleja y llevar mucho tiempo.
Consejo de experto: "Para simplificar y centralizar su investigación, herramientas como IPMetrix son esenciales. Permiten agregar datos de diferentes bases de datos, realizar búsquedas específicas y generar estadísticas precisas sobre los resultados."
Paso 3: Analiza tus resultados
Análisis de las reivindicaciones de patentes para cada una de las 3 características
Una vez finalizadas las búsquedas, obtendrá una lista de resultados para cada característica técnica. Cada característica requiere una consulta específica. Sin embargo, el trabajo no termina ahí. A continuación, deberá examinar las reivindicaciones de la patente.
Las reivindicaciones constituyen la parte legalmente vinculante de la patente y determinan el alcance de la protección. Debe verificar si la característica técnica que está analizando está reivindicada y si guarda relación con la funcionalidad que está desarrollando.
¿El objetivo ? Identificar si una patente competidora reivindica una característica técnica idéntica o muy similar a la que usted desea explotar para la misma funcionalidad. De ser así, su búsqueda ya es un éxito, pues acaba de identificar una amenaza potencial.
Verificación del estatus legal de las patentes
Una vez identificados los documentos pertinentes, debe examinar su estatus legal. Debe verificar:
- Los países en los que se presenta la patente.
- La validez de la patente en estos países (está vigente o no): si la patente ha pasado a ser de dominio público, entonces la tecnología descrita es libre de explotar.
Posibles escenarios
- Si la patente se interrumpe (se vuelve inválida), usted es libre de explotar la tecnología en ese país.
- Si la patente es válida en algunos países pero no en otros, debe analizarla en función de sus zonas de fabricación (donde se ubican sus fábricas) y/o sus mercados objetivo. Por ejemplo, si la patente sigue vigente en un país donde no planea comercializar ni producir, puede explotarla libremente en otros países.
Tabla resumen
En esta etapa, obtendrá una tabla que le permitirá ordenar las patentes en tres categorías:
-
- Patentes irrelevantes (no describen las características técnicas a las que se dirige).
- Patentes relevantes que ya no están en vigor en los países en cuestión.
- patentes pertinentes estén en vigor en los países de su interés y que deban analizarse con mayor detalle.
Consejo de experto: "Al procesar sus resultados de esta manera, obtendrá una lista clara de patentes problemáticas, aquellas que podrían representar un obstáculo para su libertad de operación."
Paso 4: Verificar la protección del objeto en su conjunto
Análisis general
Una vez analizadas individualmente las características técnicas esenciales , es momento de pasar al análisis delobjeto completo. Esto implica comprobar si el dispositivo en su conjunto, que incorpora todas estas características, ya está protegido por una patente. El enfoque ya no se centra en una sola característica, sino en la combinación de características dentro de un dispositivo integral.
El objetivo de este paso es buscar patentes que describan un dispositivo similar al que planea comercializar. Debe examinar cómo las patentes identificadas estructuran y protegen el dispositivo en su totalidad para verificar si utilizan una o más de las características esenciales que ha definido.
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- Búsqueda de patentes que abarquen la totalidad del tema: Es fundamental identificar patentes que describan el tema en su totalidad y no solo elementos aislados.
- Analice los documentos seleccionados: Si una patente describe el dispositivo completo y hace referencia a una o más de sus características técnicas esenciales, este documento debe conservarse para un análisis posterior.
- Eliminación de patentes irrelevantes: Si una patente no cubre las características esenciales en su totalidad, puede eliminarse del proceso de análisis.
Consejo de experto: "¡Tenga cuidado, su seguimiento no termina ahí! Dado que esta investigación y análisis se lleva a cabo durante un período prolongado, es posible que se hayan presentado nuevas solicitudes de patente que aún no se hayan publicado en el momento de su búsqueda."
Paso 5: ¿Qué hacer en caso de una patente de bloqueo?
Si se identifica una patente que impide el acceso , existen varias opciones posibles:
- Negociación de una licencia : Puede negociar con el titular de la patente para obtener una licencia de uso de la tecnología. Esto le permite utilizarla legalmente a cambio del pago de regalías.
- Solución técnica : Es posible adaptar su tecnología para sortear las reivindicaciones de la patente problemática y así evitar cualquier infracción.
- Impugnar la validez : Si usted cree que la patente no es válida, puede reunir pruebas (patentes anteriores, etc.) para impugnar su validez ante las autoridades pertinentes.
Consejo de experto: "Negociar una licencia suele ser más rentable que entablar costosos litigios. Dependiendo de la importancia de la patente, se puede basar el pago de regalías en el impacto real de la tecnología protegida"
Los principales escollos a evitar
- Subestimar las reivindicaciones : Concéntrese en las patentes concedidas; son las reivindicaciones las que definen la protección legal.
- Minimizar los riesgos empresariales : No subestime el impacto financiero que una patente restrictiva puede tener en su negocio.
- Ignorar las fechas de vencimiento de las patentes : Las patentes cambian. Realice un nuevo análisis de 3 a 6 meses antes de la comercialización para asegurarse de que no se hayan presentado nuevas solicitudes de patente.
- No dude en consultar a un experto : un ingeniero de patentes o un consultor de propiedad intelectual le ayudará a realizar la investigación y el análisis adecuados y, de este modo, evitar costosos litigios.
Garantizar la libertad de operación para su innovación es un proceso complejo que requiere centralizar y analizar un gran volumen de información. Una herramienta como la plataforma TKM simplifica esta tarea al permitirle centralizar todos los datos sobre sus especificaciones técnicas y patentes, monitorear y dar seguimiento activamente a los desarrollos de sus competidores y al estado del arte, y gestionar los riesgos de manera más efectiva.
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